特許活用に必要な「共同出願」と「特許権の共有」の基礎的知識

共同開発では当然のように共同出願をしていませんか?

弁理士の山本が、
「共同出願」「特許の共有」についてわかりやすく解説します。

製品開発で他社と関係する業務(下請け、共同開発等)に携わる方、これから携わりそうな方は一読をお勧めします。

一緒に開発したのだから、出願も一緒にというのは理屈が通っている気がします。
しかし、共同出願は通常の感覚とは少し違ったルールになっていますので、
安易に共同出願すると、後で痛い目をみることもあります。

特許を活用するために「共同出願」と「特許権の共有」の基本知識を習得しておきましょう。
特に、共同開発を始める前(共同開発契約の前)には読んでください。

まず、共同出願が特許になると、その特許権は共有となります。
言い換えると、共有者のそれぞれが、特許権の持ち分を持つことになります。
これは、通常の感覚と一致すると思います。

次に、特許権が共有になった場合について、
A社とB社が共同出願をして特許αを取得した場合を想定して説明します。
なお、C社も登場しますが、A社ともB社とも関係のない企業とします。

(1)共有者の特許発明の実施

A社とB社は、特許権を共有することになりますので、特許αをそれぞれが実施できます。
これは通常の感覚的に一致すると思います。

ただし、特別な取り決めがあれば、その取り決めが優先されます。
A社は実施しないかわりに、B社はA社にロイヤルティを払う」というような取り決めができます。
大学と企業の共同出願では、よく見られる取り決め(契約)です。

(2)他社へのライセンス

A社とB社は、相手の同意なくC社にライセンスをすることができません
これは通常の感覚からズレてくる(おかしいと感じる人もいる)と思います。

A社にもB社も特許権の自分の持ち分があるのだから、自分の持ち分に基づいてライセンスできる気がしませんか?
しかし、A社もB社も小さな会社で、一方(例えばA社)が、大企業のC社にライセンスすると、
C社が特許製品の市場を資本力で独占してしまい、他の一方(例えばB社)が不利益を被る
(例えば、A社はライセンス料がもらえるがB社は市場をC社に食われ、ライセンス料ももらえない)
という事態になりかねないということで、
ライセンスするには、他方の同意が必要となっています。

なお、例外的にC社がA社またはB社の手足機関とみなされると、ライセンスが無くても実施できる場合があります。

ちなみに、アメリカでは、共有の特許でも、相手の同意なくライセンスできます。
ルール(法律)は国により違いますので、注意が必要です。

(3)他社への譲渡

A社とB社は、相手の同意なくC社に特許権の持ち分を譲渡することができません
これも通常の感覚からズレてくると思います。

A社にもB社も特許権自分の持ち分があるのだから、自分の持ち分売るのは勝手だとおもいませんか?
しかし、A社もB社も小さな会社で、一方(例えばA社)が大きい会社のC社に譲渡すると、
C社が特許製品の市場を資本力で独占してしまい、他の一方(例えばB社)が不利益を被る
(例えば、A社は譲渡の対価をもらえるがB社は市場をC社に食われ、対価ももらえない)
という事態になりかねないということで、
譲渡するには、他方の同意が必要となっています(ライセンスの時と同じです)。

(4)放棄

特に相手の承諾がなく放棄できます。
A社が特許を放棄してもB社が特許を占有することになるだけで、
特に困る人はいないためです。

これらの他に、訴訟はどうなるか等の問題もありますが、
あまり実務には関係ない(当事者になることはほとんど無い)ので省略します。

以上の基本的なルールを押さえた上で、
共同開発を始める(共同開発契約を結ぶ)ことをお勧めします

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