明細書チェック時に役立つ「発明のカテゴリー」の考え方

「発明のカテゴリー」は明細書のチェックで重要です。
特許を活用して中小企業の利益を守る、中小企業専門の特許活用サポータ 弁理士の山本です。

発明は①物②単純方法③物の製造方法3つのカテゴリーに分類されます。
分類の意味や理由について理解するのは大切ですが、
まずは、自社の出願の明細書のチェック時に、
複数のカテゴリー請求項が作られているか確認することが重要です。

わざわざ3つのカテゴリーを作っているわけですから、
当然、各カテゴリーの発明(特許)には差異があり
その差異が特許の取得および活用に影響を与えます。

1つのカテゴリーでなければ特許にならないという決まりはなく
複数のカテゴリーで特許を出願し、取得するのが好ましいです。

そうすれば、同じ発明でもあるカテゴリーでは特許にならなかったけど、
別のカテゴリーでは特許になったということもあります。
また、あるカテゴリーでは権利行使できなかったけど、
別のカテゴリーなら権利行使ができたということもあります。

したがって、出願前の明細書のチェック時において、
例えば、【特許請求の範囲】が「○○装置」だけの場合に、
「単純方法」や「製造方法」にできないかを明細書の作成者に尋ねるとよいと思います。
本当によい明細書を作成しようと考えている作成者(弁理士)なら、
別の視点で発明を特定して、新しい請求項を作ってくれると思います。
本当にどうしようもないときもありますが。
少なくとも請求項が装置だけの理由を説明してもらうべきだと思います。

複数のカテゴリーで請求項を作成すると、請求項の数が増えることになりますが、
1つ、2つくらい請求項が増えても特許費用全体からみると、わずかな増額にしかなりません。
それで特許取得や特許活用の可能性が高くなるのですから、
決して無駄な費用ではないと思います。
(本当に削るべき費用はもっとたくさんあります。)

ただし、「AとBとCとからなるX装置」「AとBとCとからなるX装置の製造方法」
といった請求項を時々見かけます。
複数カテゴリーで特定できているので、
上手く作られているようにも思えますが、「AとBとCとからなる」の部分が同じだと、
特許が取得しやすくなることも、権利行使がしやすくなることもあまりありません
(まったくないわけではありません。私も理由を説明した上で、そうすることもあります。)

複数のカテゴリーで、かつ異なる視点(言葉)で請求項が作られているか、
明細書のチェック時に気をつけてみてください。
それだけで、特許取得や活用の可能性が高まります

また、明細書のチェック時には、発明のカテゴリーの他に独立項/従属項の関係も重要です。
独立項と従属項との関係についてはこちらをご覧ください。

参考の知財関連ニュースの解説
「味の素が米独で韓国企業4社を提訴 アミノ酸の製造特許侵害で」
https://ipuse-iplaw.com/news20160512